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美国专利制度简介之——发明的“非显而易见性”判定标准

供稿人:蒋洁如  供稿时间:2019-3-31   关键字:美国  专利  发明  非显而易见性  

美国专利法制度规定,要获得专利授权,专利技术必须具有可专利性。可专利性要求申请专利的技术符合以下五点:1、具有可专利的发明客体(35 U.S.C. §101);2、实用性(35 U.S.C. §101);3、新颖性(35 U.S.C. §102);4、与在先技术相比非显而易见(35 U.S.C. §103);5、技术充分公开在申请书中,能使得本领域的普通技术人员通过该发明技术制造产品或使用该发明技术(35 U.S.C. §112)。

其中,35 U.S.C. §103 要求发明技术对比在先技术具有“非显而易见性”(Nonobviousness)。“非显而易见性”分析要求发明技术与多个在先技术比对,而非单个在先技术,这与“占先”的单独比对原则不同。“占先”本质上是审查是否单个在先技术公开了每一项或所有的权利要求,而“显而易见性”分析是选取不同在先技术中所涉及发明技术的部分,判断这些涉及发明技术的部分在发明技术中的排列组合对于本领域的普通技术人员是否显而易见。

基于“显而易见性”的否决是专利申请遭遇的最常见的否决理由,因为“显而易见”的判断比较主观,也没有明确的判定标准。著名的KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)一案围绕“显而易见”的判断标准展开了争论,最终最高院将美国联邦上诉法院采用的较为客观的“教导-启示-动机”(“teaching-suggestion-motivation”)判断方法改成了更主观的“明显尝试”(“obvious to try”)判断法则。这个新标准无疑加大了发明技术通过基于103章节的可专利性标准的难度。该案之后,法院尝试采用该案建立的新的判断标准,但仍然没法形成对于“显而易见”的明确的界定。另一方面,美国专利局却已经接受了这个新的判断标准,其在MPEP中规定了审查员根据法院在KSR一案中建立的标准来判断“显而易见”。因此,尽管“显而易见”的判断标准仍然不明确,但仍能够帮助我们更好地理解审查员基于103章节的否决背后的原理。

“显而易见”分析法的基本框架是在Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)一案中建立的,该案要早于KSR案40多年。幸好这个基于事实调查的框架并没有被KSR推翻,因而沿用至今。最高院提出了以下几个帮助判定“显而易见”的事实问题: 1、在先技术的范围和内容;2、在先技术和权利要求的不同之处;3、相关领域的普通技术人员的技术程度;以及4、任何相关的辅助性因素(secondary considerations)的评估。

除了要进行Graham案的事实分析之外,法院或者审查员还必须要进行关于发明技术是否构成“显而易见”的法律分析。在KSR案子之前,“显而易见”的法律分析为客观的“教导-启示-动机”(“teaching-suggestion-motivation”)判断方法。该判断方法要求在先技术对比文件或基本知识能够启发或激发本领域的普通技术人员去修改或结合不同的对比文件来形成发明技术。然而,最高院在KSR中对TSM判断法则进行了批判,原因是其太过于局限。最高院认为Graham案中建立的事实问询方法是一种宽泛的判断方法,这与TSM方法不相匹配。因此,最高院确定了多个能够支持Graham的事实问询方法的判断方法,其中就包括了“明显尝试”判断法。

MPEP提供了以下关于这些判断方法的细节。需要注意的是,以下的这些判断方法并非穷尽,法院根据案子的不同情况可以自由引入新的判断方法。 

1、 如果发明技术是通过已知的方法,将多个在先技术要素进行结合,以此产生可预见的效果,那么该发明技术是显而易见的。该方法的判断理由在于,发明技术与在先技术的唯一不同之处仅仅只是将多个在先技术进行简单的结合,而各个在先技术分别运行各自已知的功能;此外,简单结合的方法也是已知的,结合后的效果也是本领域的普通技术人员可以预见的。比如,在In re Omeprazole Patent Litigation, 536 F.3d 1361 (Fed Cir. 2008)一案中,法院判定涉及药物包覆的发明技术,即使是对多个在先技术要素进行结合,仍然“非显而易见”,理由是该发明技术解决了以往药物包覆设计的缺陷,也就是说该发明技术结合的在先技术要素没有运行各自已知的功能。

2、 如果发明技术只是对在先技术的简单替代,实现的仍然是可预见的功能,那么该发明技术“显而易见”。该方法的判断理由在于,被替代的技术要素和要实现的功能都是已知的,本领域的普通技术人员很可能会做出相同的替代,并且替代的结果是可预见的。比如,在Agrizap, Inc. v. Woodstream Corp., 520 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2008)一案中,法院判定涉案发明技术“显而易见”,因为其只是用机械压力开关代替了电阻开关,应用在害虫防治仪器上。法院发现在先技术已经公开了电阻开关在害虫防治仪器上的应用。

3、 如果发明技术采用已知的技术以与在先技术相同的方式来改进相似的仪器(方法或产品),则该发明技术“显而易见”。该方法的判断理由在于,改进仪器(方法或产品)的技术方案已被在先技术实质公开,因为在先技术在相似的仪器(方法或产品)上采用了相同的改进方法。

4、 如果发明技术采用已知的技术应用在待改进的已知的仪器(方法或产品),以达到可预见的效果,那么该发明技术“显而易见”。该方法的判断理由在于,在先技术已经公开了发明技术中应用于某个仪器(方法或产品)的技术方案,并且本领域的普通技术人员应该能够认识到该技术方案的应用能够产生可预知的效果。

5、“明显尝试”的判断原理在于存在有限个确定的和可预见的、可能的解决方案,这些方案均能够解决发明技术想要解决的问题,因此本领域的普通技术人员很可能会采用这些可能的解决方案以期待成功解决该问题。比如,在Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2007) 一案中,法院判定发明技术“显而易见”。该发明技术涉及的是氨氯地平的一种盐(苯磺酸氨氯地平),由于公知领域已存在有限种可配药的盐类物质,并且这些盐可被用来提升药物的性能,本领域的普通技术人员很有可能采用任意一种来成功提升药物的性能。

6、如果发明动机或其他市场推动力能够促进对已知仪器(方法或产品)在本发明技术领域做出可预见的改变,则该发明技术“显而易见”。已知仪器(方法或产品)无需在发明技术领域。

7、最后,如果在先技术或现有知识中存在着一些指导、启示或动机,使得本领域的普通技术人员能够获得改进在先技术或结合在先技术的灵感,从而得到发明技术,那么该发明技术“显而易见”。该判断方法在KSR一案中被最高法院诟病,不过法院并没有推翻该方法,而仅仅是将其降级为判断“显而易见性”的多个分析方法之一,不在作为唯一的判断方法。同样,该判断方法还是专利局用以否决专利申请的理由之一。 


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