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美国专利制度简介之——发明的“占先”标准判定

供稿人:蒋洁如  供稿时间:2019-4-10   关键字:美国专利  发明  新颖性  占先  

    根据可专利性的五项要求,即使发明技术满足35 U.S.C.§101中对于可专利性的发明客体的规定,其仍可能因为不符合“新颖性”(35 U.S.C.§102)或“非显而易见性”(35 U.S.C. §103)而被否决。在判断一项发明是否是“新颖的”时,需要将其与在先技术进行比对,在先技术指的是任何在申请日前就已存在的技术。“新颖性”和“非显而易见性”的分析都需要在先技术比对。如果一项技术在“新颖性”分析中为在先技术,那么同时也是“非显而易见性”分析中的在先技术。

    在AIA 新法下,在先技术包括公开专利文本(已授权的专利和公开的专利申请),以及已在公共领域使用、销售或以其他方式公开的技术。只要这些公开技术存在于发明技术的申请日之前,都可作为该发明技术的在先技术。以上为界定在先技术的通用标准,哪些在先技术用于比对取决于具体的否决事由。

    “占先”的学说最早来自于美国联邦最高院在1889年的Peters v. Active Mfg. Co., 129 U.S. 530, 537 (1889) 案中的陈述:“晚于发明技术的相关技术构成侵权,早于发明技术的相关技术构成占先。”现在,“占先”的准确定义应当为:对于一项公开的在先技术,如果该发明的每一项权利要求1、都能在某个在先技术对比文件中明确地或内在地体现;并且2、每一项权利要求在该在先技术的单项技术中以相同的方式组合,该在先技术的公开相当于公众占有了该发明技术,则该在先技术构成占先。构成占先的在先技术就会影响该发明技术的“新颖性”。

    判断一项在先技术是否构成占先,需要从两方面分析。第一、任意一项单独的权利要求都能在某个在先技术对比文件中明确地内在地体现。“内在地”用语说明在先技术对比文件不需要对权利要求逐字公开。换句话说,即使在先技术对比文件没有明确体现权利要求,而只是暗示权利要求的存在,只要能证明权利要求必然存在,该在先技术对比文件就被视为“内在地”体现了权利要求。比如,在SmithKlilne Beecham Corp. v. Apotex Corp., 403 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2005)一案中,法院判定在先技术中公开的PHC无水物对PHC半水化合物构成占先,因为半水化合物不可避免地在PHC无水物中产生。

    第二、“占先”要求在先技术对比文件充分描述了权利要求。如果在先技术对比文件的公开使得发明技术成为了公共技术,则该对比文件被视为充分公开了发明技术。而判断发明技术是否已成为了公共技术,是要看本领域的普通技术人员是否能够根据在先公开技术做出该项发明。总的来说,在先技术无需明确地逐字公开发明技术,或者给出发明技术的明确实施例,根据法院在司法判例中得出的结论,只要本领域的普通技术人员根据在先技术能够马上想到发明技术,则该在先技术构成占先。“占先”测试法在Kennametal, Inc. v. Ingersoll Cutting Tool Co., 780 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2015)一案中成型,在该案中,发明技术阐述了采用物理气相沉积(PVD)涂膜的切割工具。在先技术涉及类似的切割工具,公开了三种涂膜方法,其中一种是PVD,但没有公开实施例,而其他两种涂膜方法只是公开了实施例。法院判定该在先技术构成占先,因为其公开了PVD涂膜方法。本领域的普通技术人员根据该在先技术能够立马想到发明技术,即使该在先技术没有关于PVD涂膜方法的具体实施例。

    基于美国法典汇编第35篇第102章(35 U.S.C.§102)的“占先”技术并非“与发明技术相同”,实际上,即使在先技术不等同于发明技术,甚至在先技术没有明确公开发明技术,也能构成“占先”。因此,申请人在寻求申请专利保护发明之前,需要咨询专利律师以确保申请的发明技术未被在先技术“占先”,这一点很重要。

 


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