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美国专利审查与上诉委员会简介

供稿人:蒋洁如  供稿时间:2019-12-2   关键字:美国  专利  专利审查与上诉委员会  

    正如《美国专利申请实质性审查及答复》一文所述,在FOA之后,申请人还可以请求启动继续审查。如果申请人相信审查员的最终驳回是错误的,则申请人可基于35 U.S.C.§134上诉到美国专利商标局的下设机构——专利审判与上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,简称“PTAB”),就各项驳回理由解释为什么审查员是错的。PTAB组成三名行政法官,对上诉进行审理,审理决定包括维持和撤销、新的驳回理由、未指明的新驳回理由的审核、请求简报和信息以及发回重审驳回意见通知书。如果PTAB改变或修改审查员的驳回,那么专利申请书将被发回到审查员,进行进一步的程序。

    PTAB的职能不止于此。 PTAB的设立依据是 2011年签署的《美国发明法案》(America Invents Act,简称“AIA”)。设立PTAB的主要目的在于,通过便捷高效的审理程序,改善《美国发明法案》制订以前美国法院系统以及专利申诉和抵触委员会(BPAI)对“专利蟑螂”滥诉行为应对不力的状况。PTAB的主要职能有三方面:一是单方复审程序;二是双方复审程序;三是授权后复审程序。此外,还有一个过渡性的“涵盖商业方法”(Covered Business Method)的重审程序。

    众所周知,美国是司法终局制,专利无效和侵权问题可以在同一法院一并审理,法院在专利效力判定中起到决定性作用。而PTAB的设立打破了这一局面,作为行政机构,其在双方复审程序(IPR)中的职能与法院类似。IPR程序允许除专利权人之外的任何人通过请求IPR来无效专利,但无效理由仅限于第102条规定的新颖性或第103条规定的非显而易见性,可用的现有技术也仅限于专利或者其他公开出版物。根据法律规定,PTAB应该在受理IPR后一年内作出最终决定,合理的例外情况下可以延长到18个月。这些法定期限的设定有助于专利纠纷的迅速解决,相比漫长的法院诉讼程序具有显著的优势。

    然而,IPR程序的合宪性成了人们讨论的焦点,在Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC, U.S., No. 16-712,4/24/2018,挑战IPR程序不合宪的观点认为,IPR违反了美国宪法第三条以及美国宪法第七修正案。美国宪法第三条第二款规定,对一切罪行的审判,除了弹劫案以外,均应由陪审团裁定;宪法第七修正案则进一步明确:在普通法的诉讼中,其争执价额超过二十美元,由陪审团审判的权利应受到保护。专利权经没有陪审团审判环节的PTAB审理并作出决定,这是不应该被允许的,因为专利权是私有产权。

    不过,美国联邦最高法院在2018年4月24日判决中,确认了IPR程序的合宪性。法院认为,专利是“公共特许经营权”,在IPR程序中是对已授权专利的再次审查,其与专利授权涉及的基础是相同的,也涉及公共利益。因此,授予专利权和撤销专利权的程序交由行政机关处理是合理的,国会也通过立法明确地给了USPTO这样的权力。

    PTAB的设立实际上受到了企业的信赖和欢迎,图1显示了自2014年以来,PTAB和地方法院分别受理的专利上诉案件的数量变化趋势,从图中可知,PTAB受理上诉案件的比例在逐年增加。

图1.2014-2018年专利逐年趋势

数据来源:Unified Patents Inc.

 

    PTAB之所以受欢迎,主要基于其具备的三大特色:

1、审理效率高

    PTAB审理案件最长不能超过12个月。与一般专利诉讼案件相比,法院的专利诉讼案件很难在1年之内审理完毕,通常2-3年已经是非常快速的。

2、权利要求被撤率高

    根据Lex Machina的报告,在提请PTAB复审的所有案件中,有20%被拒绝立案,19%在立案前和解,即大约有61%的案件获准成功立案,立案率比较高。

    从案件数量最多的双方复审审判结果来看,在已经立案的案件中,77%的权利要求被撤销,19%的权利要求成功得以维持,而另有3.66%的权利要求则是权利人做出让步。因此,只要能够成功进入PTAB程序,权利要求被撤销的可能性很大。

3、费用较低

   根据统计,采用PTAB程序对专利进行无效,如果是在立案之前和解,费用在2万美元之内;如果成功立案且进行完全部流程,则费用也在20万美元以内。如果是提起申诉,则需要进一步增加费用。与法院的专利诉讼费用相比,一个持续一年的专利诉讼案件,费用约为100万美元,持续两至四年的案件,费用成本就会倍增。相比之下,PTAB诉讼费用要低廉很多。这也是其深受当事人欢迎的原因之一。



参考链接

1、  美国专利审查与上诉委员会工作进展与启示,国家知识产权局,http://www.sipo.gov.cn/gwyzscqzlssgzbjlxkybgs/zlyj_zlbgs/1062637.htm,2019.11.8访问

2、  2018 Patent Dispute Report: Year in Review,Unified Patents Inc.,https://www.unifiedpatents.com/insights/2019/1/2/2018-patent-dispute-report-year-in-review,2019.11.8访问

3、  IPR经受住了违宪挑战——联邦最高法院判定IPR不违宪,知产力,http://news.zhichanli.cn/article/6255.html,2019.11.8访问

4、  他山之石!判例视野下美国专利确权程序的性质,中国知识产权报/中国知识产权咨询网,http://www.ipraction.gov.cn/article/xxgk/gjhz/gjdt/201906/20190600220377.shtml,2019.11.8访问

5、  OIL STATES ENERGY SERVICES, LLC v. GREENE’S ENERGY GROUP, LLC, ET AL., SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-712_87ad.pdf,2019.11.8访问

 


 


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